金斯伯格大法官最后一篇判词：2019/20美国最高法院判例译述(53)——1+1=？
美国专利商标局诉Booking.com公司
Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V.
——通用名称+“.com”=通用名称？
原案名：United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V.
判决日期：2020 年6 月30 日
案号：19-46
判决原文：https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19-46_8n59.pdf
主笔：金斯伯格大法官（首席大法官罗伯茨和阿力托、索托马约尔、卡根、戈萨奇和卡瓦纳大法官附议；索托马约尔撰写协同意见；布雷耶大法官撰写异议意见）
判决主旨： “通用名称.com”这一类文字标志对于该类商品或服务而言，只有当消费者认为该名称是通用名称时，才是通用名称。本案中的“Booking.com”并非通用名称，因而可以作为商标注册。
判决译述：
1. 不保护通用名称的来龙去脉
商标将一个生产者的产品或服务区别于其他生产者的产品或服务。保护商标权可以保证将商标所有人的商业声誉归于商标所有人，并保证消费者有能力将其与其他相竞争的生产者区分开来。美国的商标保护根植于普通法和衡平法，1946 年颁布的《兰纳姆法（Lanham Act ）》作为州法的补充，支持商业的自由流动，促进竞争，对商标提供了联邦法律保护。
《兰纳姆法》不仅授权商标所有人可以向联邦法院提出救济请求，更重要的是，它确立了一个联邦商标注册制度。在主注册簿注册的商标所有人可以享有“重要利益”，其中包括商标有效的假定。补充注册簿则授予了一些有限的利益，尤其是注册簿中的名单可以向其他正在考虑使用类似标志者宣示注册人对某标志的使用。补充注册簿中的有些标志说不定哪天就会符合在主注册簿注册的要求。一个商标，即便没有进行联邦注册，根据《兰纳姆法》及其他法律的规定，有时也会得到法律的保护。
商标注册的条件中最重要的是商标必须能让申请人的产品有别于其他人的产品。 文字商标的显著性一般用从弱到强的方式表现为：（1）通用性；（2）描述性；（3）暗示性；（4）任意性；或者（5）独特性。
商标越显著，就越符合在主注册簿注册的条件。最显著的商标，即那些任意的（骆驼牌香烟）、独特的（柯达胶卷）或者暗示性的（汰渍洗衣液）商标可以注册在主注册簿上，因为它们具备固有的独特性。相反，描述性词语不符合主注册簿的注册条件（例如，机场停车场的“停车飞”标志就是描述性的）。《兰纳姆法》则放宽了普通法的限制，对描述性的标志也给予保护，然而，如欲注册于主注册簿，描述性词语必须使得公众能够在脑海中分辨出申请人的产品或服务，这种品质被称之为 “获得显著性”或者取得“第二含义”。没有形成第二含义，描述性词语可能仅仅符合在补充注册簿中注册的要求。
在显著性天平的另一头是“产品或者服务的通用名称”。产品本身的名称（如“红酒”）无法将一个生产者的产品与其他生产者的产品区分开来，因此不符合注册条件。的确，一般来说， 通用名称根本不符合商标保护的条件。
2. 一加一等于几？
Booking.com 是一家数字旅游公司，提供酒店预订及其他服务。“Booking.com ”既是公司的品牌，也是公司网站的域名。该公司在申请注册其使用的与旅游相关的四个服务标志时，遭到美国专利商标局（U.S. Patent and Trademark Office ）的拒绝。这四个标志的视觉形象均不同，但是都包含“Booking.com ”一词。专利商标局认为“Booking.com ”是网上酒店预订服务的 通用名称（a generic name），因此不符合联邦商标注册的要求。具体而言，专利商标局认为“Booking ”是指旅游预订，“.com ”表示是商业网站，从而认为客户把该词语理解为主要是指为旅行、旅游和住宿提供的网上预订服务。即便该词语并非通用词语而是 描述性词语，也因为其 缺乏第二含义因而不能注册。
Booking.com 公司向弗吉尼亚东区联邦地区法院起诉，并申请启动一种特殊的审查模式，允许其提供没有向专利商标局提供过的证据。根据新提供的证据，地区法院判定 该词语中的“booking”并非通用词语。法院认为，公共消费者对该词语一般不会理解为一种属名，而是对于在该域名中涉及预订业务的 描述性词语。接着，法院还认为该词语 已经获得了酒店预订服务的第二含义。因此，该词语符合显著性要求，可以注册。
专利商标局仅针对地区法院认为该词语并非通用名称的裁决提起上诉。第四巡回上诉法院维持原判，拒绝接受专利商标局提出的通用名称加上“.com ”的组合必然是通用名称的观点。案件上诉到联邦最高法院。
双方对于其中的 “booking（预订）”一词是酒店预订服务的通用名称一事并无异议。问题出在 “booking”后边加上“.com”后组成的新词“booking.com”是否属于通用名称。
专利商标局认为，“Booking.com ”也是通用名称，并极力敦促法院接受这样一条规则： 通用名称加上“.com”之后还是通用名称。
那么，“通用名称（如booking ）”+ “.com ”= 通用名称吗？
3. 消费者说了算
最高法院重述了几个指导原则。首先，通用词汇是一类产品或服务的名称，而非该类产品中任何特别的特征或者例证。第二，对于一个复合词，有关显著性的问询 应注重该词语的整体含义而非基于其孤立的各部分。第三，某个词语的相关含义是指 它对消费者的含义。
根据这些原则，“Booking.com ”是否是通用名称，应当考察该词语作为一个整体，是否向消费者表明它指的是所有类型的网络酒店预订服务。大法官们用另一个类似的服务品牌“Travelocity ”进行论证：如果“Booking.com ”是通用名称的话，人们可以预期消费者会把“Travelocity ”理解为一个“Booking.com ”。同样，消费者在搜索一个值得信赖的网络酒店预订服务网站时，可能会请求一个经常旅行的人把她最喜欢的“Booking.com ”提供者推荐给他们。显然，消费者们事实上不会将这个词语这样理解。专利商标局对此也无异议。据此，大法官们得出结论：因为“Booking.com ” 对于消费者而言不是一个通用名称，因此它不是通用名称。
专利商标局提出了一个近乎于当然法则（per se rule ），即 当一个通用词语与一个通用的顶级域名（例如“.com”）相结合，其结合体是通用词语。换言之，在没有特殊情况时， 每一个“通用名称.com”都是通用词语。然而，大法官们拒绝接受这个规则，因为专利商标局过往的实践并没有反映出这一综合规则，并且这一规则实质上把所有“通用名称.com ”的标志都排除在注册范围之外。另外，在商标法律或政策中也找不到对此规则的支持。
专利商标局还援引了一个经常被重复的原则，即：无论一个通用词语的使用者花了多少金钱和努力来促销其商品，它都不能剥夺该产品的其他生产者用其本名来称呼该物品的权利。该原则假定通用词语是问题所在。然而专利商标局假定“generic.com ”之类的词语为通用词语的唯一法律根据是对固特异案的错误依赖。
不过，大法官们在拒绝接受“generic.com ”是通用名称的同时，也并不自动承认这些词语是非通用名称；而是判定， 任何“generic.com”是否为通用名称取决于消费者事实上是否认为该词语是一类产品的通用名称，还是能够在该类产品内部可以区别于其他产品的名称。
专利商标局还提出对“Booking.com ”提供商标保护会阻碍竞争。然而他们并没有提供证据证明其他网络酒店预订服务需要把他们的服务也称为“Booking .com ”。相反，他们担心对于该词语的保护可能会排除或者阻碍竞争者们使用“booking ”或者类似于“ebooking.com ”或者“hotel-booking.com ”之类的域名。所以，他们的异议并非针对将“Booking.com ”作为商标，而是针对对类似用词（例如“booking ”）的不当控制。然而，竞争者对某商标的使用并不会侵权，除非这种使用可能会导致消费者混淆。在衡量混淆的可能性时，法院会考虑商标的显著性。
综上所述，最高法院认为，“通用名称.com ”这一类词语对于该类商品或服务而言， 只有当消费者认为该名称是通用名称时，才是通用名称。而根据下级法院作出的、专利商标局并未反驳的裁决，消费者并不认为“ Booking.com ”一词表示作为一类服务的网络酒店预订服务。因此，在本案这种情况下，“通用名称.com ”一词并非通用名称，可以注册为联邦商标。
[1]Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598 (1888).
本篇译述作者：高凌云（复旦大学法学院教授）
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